尋夢新聞LINE@每日推播熱門推薦文章，趣聞不漏接❤️
作者 | Johnny Chen 北京某科技公司IP總監
（本文系知產力獲得獨家首發的稿件，轉載須征得作者本人同意，並在顯要位置註明文章來源。）
（本文2115字，閱讀約需4分鐘）
在科技發展快速的現今社會，員工的流動是一個常態現象。其中一個經常出現的問題是，若員工離職後，在一個短期間內提出專利申請，那麼這個專利的申請權是否應該歸屬於原單位、還是應該歸屬於員工或其任職的新單位呢? 這問題攸關於企業是否能合理的保護其研發產出、同時也攸關於離職後的發明人是否願意持續創新的重要議題。本文將就相關法規及司法實踐兩個方面進行分析、並且總結出實務上的建議供各位讀者參考。
●《專利法》及《專利法實施細則》相關規定：
《專利法實施細則》第十二條第一款第三項規定：
專利法第六條所稱執行本單位的任務所完成的職務發明創造，是指退休、調離原單位後或者勞力、人事關係終止後1年內作出的，與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關的發明創造。
由以上規定可知，員工離職後1年內作出與原單位本職工作或分配任務有關的創造屬於「職務發明創造」，再根據《專利法》第六條規定：
職務發明創造申請專利的權利屬於該單位；申請被批准後，該單位為專利權人。
可知，員工離職後1年內作出與原單位本職工作或分配任務有關的專利申請權應當屬於原單位。
然而，實務上容易會發生爭議的是，要如何判定一個專利申請是否有關於「與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務」呢? 以下透過實際案例來進行分析。
● 是否與「原單位本職工作或分配任務有關」的司法實踐案例：
近期(2018年7月)於廣東省深圳市中級人民法院所做出的粵03民初270號民事判決就在於以上問題的認定，筆者將重點總結如下：
1. 僅根據原單位任職部門不足以證明離職後提出的發明與原單位有關。判決書上記載：
雖然離職申請表上記載的內容顯示[離職員工A]曾經分別任職於原告的驅動與控制部門和生產部門，但任職於哪一部門不能證明在該部門從事的本職工作便當然與訴爭專利的研發相關
也就是說，即便該離職員工隸屬於電機部門、離職後立刻提出電機相關專利申請，但原單位僅舉證任職部門仍不足以證明專利申請技術與原單位工作任務之間的關聯性。
2. 僅根據概述性的工作職責亦不足以證明其關聯性，除非有細節舉證。判決書上記載：
[離職員工B]在訴爭專利研發過程中主要負責專利圖片的繪編和交底工作，而未進一步陳述或舉證證明「專利圖片的繪編和交底」與訴爭專利實質性特點的作出究竟存在何種關聯關係
3. 員工過往學經歷也會被列入考量。判決書上記載：
關於[離職員工C]人履歷的介紹可知，在入職原告之前曾經在[某公司研發中心]任職，並在該研發中心參與了包括「直流電機、步進電機伺服交流電機、無鐵芯直線電機」等項目在內的研發工作。由此可知，[離職員工]在入職原告之前便已經具備直線電機領域的專業知識和該領域的從業經歷。
4. 實際項目的負責內容是關聯性判定重點。判決書上記載：
申報項目的名稱為「高端無鐵芯工字型直線電機及直驅運動控制模組」，[離職員工C]被確定為該項目的負責人。原告將該項目的技術創新點描述為「其工字型結構更加緊湊，更小尺寸電機，更高作用力密度，更高功率密度，更高的加速度，並且提高了結構剛度」。可見，該申報項目的技術創新點與訴爭專利的有益效果亦高度重合。
根據以上判決重點可知，要證明在後專利申請是否與原單位本職工作有關，不能僅依靠任職部門、職稱或概述性的職責分配，還必須有實質的項目技術內容來證明其關聯性，最好是此證據具有的技術效果或細節與在後專利申請內容相符合。
● 原單位在離職前所簽署的專利權歸屬合同效力
另外，許多單位傾向於在員工離職前簽署專利權歸屬合同，認為此做法能更加鞏固其專利歸屬權益，但是否真是如此呢? 在此舉個例子進行探討，假設原單位在離職前與員工簽署合同的內容為：
員工離職後兩年內作出的與本公司相關領域專利申請、其專利申請權歸屬本公司所有。
筆者認為，這樣的條款內容仍不具備實質意義的，原因是根據《專利法》第六條規定：
執行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造為職務發明創造。職務發明創造申請專利的權利屬於該單位；申請被批准後，該單位為專利權人。
非職務發明創造，申請專利的權利屬於發明人或者設計人；申請被批准後，該發明人或者設計人為專利權人。
利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造，單位與發明人或者設計人訂有合同，對申請專利的權利和專利權的歸屬作出約定的，從其約定。
可知，除非能證明此專利申請是「利用原單位的物質技術條件所完成的發明創造」，其權利歸屬才是透過合同確定(事實上這非常難舉證，除非是原單位擁有極少見的科研設備)，否則還是回歸到第六條的第一款和第二款、以及專利法實施細則第十二條第一款第三項的規定，也就是說非單位任務或一年以後的創造，幾本上都會被認定為非職務發明創造，那麼在後專利申請權就屬於員工而非原單位了。
● 總結與實務上的建議
根據上面的分析不難發現，其實原單位與離職員工簽訂專利申請權利歸屬合同的意義不大，反而是日後「是否與原單位本職工作或分配任務有關」的認定問題才是司法實踐上的判斷重點，因此建議無論是員工或是原單位，都要在日常工作中做好研發輸出或項目進展的相關記錄，最好是能印出紙質文件並由雙方確認簽字，避免日後花費大量時間和成本在專利申請權利的認定問題上。
